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【弁言小序】
专利审查实践中，需要判断优先权是否成立的情况很少，故通常对与优先权相关问题的理解流于表面。且《专利审查指南》（下称《指南》）中“相同主题”的判断方法较抽象，举例亦有限，所以在审查中，判断在先申请与在后申请的不同表述是否属于“相同主题”较为困难。本文将结合一个真实案例，立足立法本意，探讨优先权成立的判断原则。
【理念阐述】
“优先权”一词，源自《保护工业产权巴黎公约》，其本意是：申请人提出的在后申请相对于他人在其首次申请的申请日之后、在后申请的申请日之前就同一主题所提出的申请，享有优先的地位。
我国专利法第二十九条对享有优先权的条件作出了明确规定：在后申请与在先申请须是“相同主题”。《专利审查指南》第二部分第三章第4.1.2节中强调，所谓相同，不要求在文字记载或者叙述方式上完全一致；第二部分第八章第4.6.2节强调，如果在先申请对其技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对上述技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。可见，《指南》仅针对这一种情况是否享有优先权给予了明确规定。对于其它情况，如在后申请在在先申请记载的基础上进行技术特征的删减、增加、改变、二次概括、从大的数值范围中选择小的数值范围等情况则未作规定。
从立法本意来看，在后申请要想享有在先申请的申请日，在后申请所要保护的范围就不应超出在先申请记载的范围，否则对社会公众不公平，也违背了先申请原则。也就是说，判断“相同主题”的方法应是将在后申请的权利要求的技术方案按照修改超范围的标准与在先申请文件的内容进行比较。这种判断逻辑也源于当前国际上通行的法定拟制。即在优先权期限内提出的相同主题的专利申请被看作是在首次申请的申请日所提出的，相当于将享受优先权的内容在时间上向前追溯至在先申请的申请日。
【案例演绎】
本专利（在后申请）请求保护一种磨豆咖啡壶的变流装置，而在先申请记载的是一种磨豆咖啡壶，该壶包括“推杆或推管与挡板或者翻板配合的结构”，而这些部件配合起来的装置可以实现水流的改变。即在先申请的方案是一种具体的有变流功能的装置，而在后申请的方案将在先申请方案中记载的“推杆或推管与挡板或者翻板配合的结构”这种具体装置，替换成了概括、上位的功能性限定“变流装置”。
《指南》第二部分第八章第4.6.2节给出的例子是在先申请是含糊笼统的概括而在后申请是具体详细地描述，与本案的情况恰好相反，在《指南》对这种情况没有明确规定的情况下，本案双方当事人对本案是否享有优先权争执不下并与新颖性问题混淆。
由本案引申开来，就这种在先具体在后概括的情况主要有两种，分别讨论如下：
第一种情况，在先申请文件仅记载了一个具体的实施例，在后申请要求保护概括的上位的技术方案。
首先，《指南》中关于“相同主题”的定义，要求技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期的技术效果“相同”。在《指南》中，新颖性的判断也涉及到“相同”的判断，故判断方法上有时会带来混淆。新颖性判断中，同样的发明或实用新型是指技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期的技术效果“实质上相同”。在新颖性的具体判断中，上下位概念、惯用手段直接置换、数值范围的叠加等都属于“实质上相同”。而优先权“相同主题”的判断中，仅是不要求文字记载或叙述方式上完全一致而已。可见，优先权“相同主题”的判断中对于“相同”的要求要高于新颖性判断中“实质上相同”的要求。
其次，《指南》第二部分第八章第4.6.2中要求判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案应“清楚地”记载在在先申请的文件中。在其随后给出的例子中，也要求所属技术领域的技术人员判断在后申请的技术方案是否能从在先申请中直接和毫无疑义地得出。仔细揣摩《指南》撰写的行文，笔者认为，“相同主题”的判断方法应是将在后申请的权利要求的技术方案按照修改超范围的标准与在先申请文件（即说明书和权利要求书，不包括说明书摘要）的内容进行比较。且按照优先权的立法本意，在后申请想要享受在先申请的优先权，所谓的“相同主题”就应该是指在后申请所要保护的技术方案是申请人在在先申请的申请日（即在后申请所想要享有的优先权日）提交该在先申请时已经记载在在先申请的申请文件中的，任何超出在先申请文件记载范围的内容都不属于在在先申请提出时做出的，这些内容不应该享有在先申请的申请日，否则对公众不公平。
由此，在本案中，在后申请使用概括、上位的功能性限定“变流装置”，其要求保护的范围是能够实现这种功能的所有方式，而在先申请文件中仅仅记载了“推杆或推管与挡板或翻板的配合结构”这种具体的方式。因此，在后申请包含了在先申请中未记载的除“推杆或推管与挡板或翻板的配合结构”以外的其它变流装置的结构，而这些变流装置是无法由在先申请中的具体方式直接和毫无疑义地得到的。因此，本案中在后申请与在先申请不属于相同主题的发明创造，在后申请不应享受在先申请的优先权。
第二种情况，在先申请说明书中记载了多个具体实施例，但在先申请文件中均没有对上述实施例进行概括、上位的功能性限定的表述，而在后申请要求保护由该上位概念限定的技术方案。
对此，目前有两种观点。
观点一：以修改超范围的标准来判断，在后申请这类概括、上位的功能性限定必然包含了在先申请中没有穷举的其它实现方式，故无法从在先申请记载的多个实施例中直接地、毫无疑义地得到。故不应认为在后申请与在先申请属于相同的主题。这种判断方法简单、直接、可操作性强。
观点二：申请人在在先申请的申请日所做出的贡献包括了说明书中列举的具体实施方式。至在后申请时，已经作出的贡献并未改变。若对于在先申请，申请人用了一个概括、上位的功能性限定请求保护这样一个较大的范围，专利审查部门通常会认可其能够得到说明书支持，能够得到较大范围的保护。假如申请人在先没有提出这种请求，未使用这样的限定，在后申请时想要补充这种限定，根据前述的修改超范围的判断方法，则不会被允许（根据前述以修改超范围的判断标准来认定是否享有优先权时，补充该限定后的在后申请无法享有该优先权）。那么申请人在先作出了技术贡献，却无法获得保护，对申请人则有失公平。因而，这种情况下采用修改超范围的判断方法来进行判断有待商榷。判断上位、概括性的功能性限定与具体实施方式之间的关系，类似实质审查程序中判断权利要求的保护范围是否得到说明书支持。如果采用支持的判断方法来进行“相同主题”的判断，则在后申请的权利要求能够得到在先申请文件的支持，属于与在先申请“相同主题”，故申请人的权利得到了保护。采用这种思路来判断（1）中讨论的实例，其在先申请文件中仅记载了一种具体的特定实施方式，在后申请要求获得一个概括、上位的大的保护范围，这样的大范围通常是无法得到特定实施例支持的。进而，该实例中的在后申请不应享有在先申请的优先权。
然而，采用权利要求是否能够得到说明书支持的判断标准来判断在先、在后申请是否属于相同主题，看似公平，但是在实际操作中对于申请人以及审查人员的业务能力要求会非常高。而且这种方法因为判断空间比较大，现实中很可能会使得申请人在在后申请中恶意扩大保护范围。此外，对于支持的判断，通常是在文本没有变化的情况下，一旦文本出现变化，在后申请与在先申请的表述产生差异，首先需要判断的依然是这种差异是否超出最初申请的记载范围。故采用修改超范围的方法更符合先申请制和拟制理论的原则。因此，出于规范专利文件撰写质量，提高专利保护意识的考虑，笔者这里推荐采用修改超范围的判断方法来进行“相同主题”的判断。
本文中上述实例的判断结果与欧洲专利局第4版Case Law中对优先权具体情况的规定中T1052/93号决定“在后申请使用功能性特征引起了扩展因而不能享有优先权”的判定不谋而合，从而进一步印证了笔者对该问题解读的合理性。
经过上述对本案的思考，笔者认为，在明确了以修改超范围的判断方法和先申请制为原则的拟制理论的含义后，坚持以下几个基本原则，在优先权的实际审查判断工作中具有良好的操作性：
首先，在核实优先权是否成立时，应当明确享有优先权的最小单位是在后申请权利要求中记载的技术方案，而不是其中的某个具体技术特征，这就要求将技术方案整体进行比对。
其次，明确比较对象是在后申请权利要求书的技术方案，和在先申请的文件（即在先申请的说明书和权利要求书，不包括说明书摘要），在后申请说明书中记载的内容不影响优先权的判断。
最后，比对的方式是将在后申请中各项权利要求的技术方案分别与作为优先权基础的在先申请文件（即其说明书和权利要求书）进行比较。只有当在后申请要求保护的技术方案不超出在先申请文件的记载范围时，才能认为两者属于“相同主题”，在后申请才可以享有在先申请的优先权。
邮编：272000 
